专利法实施细则第五十一条***款、第二款

(1) 发明专利申请人可以在提出实质审查请求时,自收到**知识产权局专利局关于发明专利申请进入实质审查阶段的通知之日起三个月内,主动提出修改发明专利申请。

(2) 实用新型或者外观设计专利申请人可以自申请之日起两个月内,主动提出修改实用新型或者外观设计专利申请。

那么,针对《实施细则》第五十一条***款和第二款,有以下几个问题?

问题1:提交新的申请后,你什么时候会主动做出改变?

问题2:是否允许添加索赔或修改索赔?

问题3:如果允许增加或修改索赔,对修改后的索赔有什么限制?

对于问题1:何时提交新申请后主动修改?

根据专利法实施细则第五十一条:

① 对于发明专利申请,有两种主动修改的机会:

自收到**知识产权局专利局关于发明专利申请进入实质审查阶段的通知之日起3个月内。

其中,a案比较特殊,因为我们在提交新的申请时,为了加快审查进度,一般会要求在申请中提出实质性审查请求,这将导致后续审查过程中不会单独提出实质性审查请求。

这里我们讨论的“a”中的情况是指在提交新的申请时没有提出实质性审查的情况(有些企业在提交新的申请时可能不要求实质性审查,但在以后的市场调研过程中,申请人可以在申请之日起三年内随时向国务院提出申请,专利行政部门应当提出实质性审查请求,同时提交主动修改文件。

② 对于实用新型或外观:

专利申请人可以在申请日起两个月内提出修改实用新型或者外观设计专利申请。

问题2:是否允许添加索赔或修改索赔?

但是,在审查指南和专利法中并没有明确规定权利要求不能增加或者修改。因此,毫无疑问,在主动修改中完全允许权利要求的增加或修改。

问题3:如果允许增加或修改索赔,对修改后的索赔有什么限制?

由于《专利法》和《审查指南》对主动修改没有明确的解释,以下仅是一些个人观点。如果有什么问题,请改正。

根据专利法第三十三条的规定,申请人可以修改其专利申请文件,但是发明和实用新型申请文件的修改不得超过原说明书和权利要求书记载的范围,外观设计申请文件的修改不得超过原说明书和权利要求书记载的范围在原始图片或照片中显示。

a、 专利法第三十三条仅对修改的范围加以限制,对权利要求的重新划分不作限制。

这样,发明人就可以提前占有申请日和申请号,在主动修改的后期,只要不超出范围,就可以重新划分保护请求,确定新的保护范围。

这里要注意两点:一是区别于优先权;二是即使重新划分了权利要求的保护范围,也必须在原说明书中记载。

b、 索赔的数量可以增加。例如,在中国专利中,如果有10项以上的权利要求,每项权利要求将增加150元的官方费用。此时,我们可以将多个权利要求的内容并行写入一个权利要求中,并且可以在以后的主动修改中将它们分开。一般情况下,在主动修改期间添加索赔将不收取费用。

因此,在主动变更期间,只要符合专利法第三十三条的规定,申请被变更,就可以增加权利要求或者变更保护范围。

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